一篇搞懂美國商標注冊常見問題和注意事項，順利注冊不踩坑

我的商標沒有通過USPTO的審核怎么辦？

為什么代理機構(gòu)幫我提交的商標被認定不合規(guī)？我該如何補救？

亞馬遜賣家請注意：合法品牌所有者必須通過符合美國專利商標局要求的美國執(zhí)業(yè)律師提交商標申請。若不遵守美國專利商標局的要求，您的申請可能會被宣布無效。亞馬遜遵循美國專利商標局對商標有效性的認定。您可以自行評估和選擇其他符合USPTO規(guī)定的方案，您也可以通過亞馬遜IPA項目與亞馬遜甄選的服務(wù)于中國賣家的本地律師事務(wù)所建立聯(lián)系。

為了幫助中國賣家順利進行美國商標注冊，我們邀請到了在海外商標注冊與知識產(chǎn)權(quán)保護擁有豐富經(jīng)驗的崔紅律師，為大家詳細介紹商標注冊具體流程和常見問題。

美國商標申請主管機關(guān)為美國專利商標局（簡稱“USPTO”）。因有對使用證據(jù)的要求，在美國進行商標申請布局，在商標申請前、注冊審查過程及使用證據(jù)的準備和遞交等環(huán)節(jié)都需對美國商標申請的特殊點予以額外注意和關(guān)注，避免彎路、保證合規(guī)申請。

在美國商標申請前，申請人需確認申請的商標，指定的產(chǎn)品或服務(wù)，申請人的名義及地址等信息，還需要特別考慮所申請商標的使用情況或使用計劃。充分準備以上資料，關(guān)系到在美國進行商標申請的基礎(chǔ)、流程、時間等。

申請人須通過美國執(zhí)業(yè)律師向USPTO提交商標申請，USPTO審查員對商標申請進行全面綜合審查，如果不存在駁回或者不予核準的情況，申請的商標將被予以公告。

目前，USPTO的案件量較大，從新申請?zhí)峤坏綄彶橥瓿杀还嫫骄鶗r長約10-15個月，個別案件審查用時可能會更長。

美國商標異議公告期為30天，異議人可以申請延期。延期共計有150天，加上30天異議期，整個異議期可達180天。

如果公告期滿、沒有第三方提出異議，商標申請在使用要求滿足的基礎(chǔ)上基本能獲得注冊。

美國商標申請注冊采取使用在先原則，對商標申請有使用的要求，同時也兼顧申請人在申請時的真實使用意圖。因此，美國商標申請中有不同的申請基礎(chǔ)。申請人在提交商標申請時可根據(jù)實際情況可以選擇一個或多個申請基礎(chǔ)。需要注意的是，在后期對申請基礎(chǔ)進行修改會產(chǎn)生額外費用。

-1（a）實際商業(yè)使用：針對已經(jīng)在美國投入使用的商標，提交申請的同時提交商標在美國的使用證據(jù)。公告期后無人異議，商標即可在美國獲準注冊。

-1（b）意圖使用：針對暫未在美國實際使用、但確實有真實的使用計劃的商標。在異議期滿后，申請人需要提交使用證據(jù)證明該商標已經(jīng)開始在美國使用。使用證據(jù)被接受后，商標在美國將獲準注冊。提交使用證據(jù)時，每次提交證據(jù)的期限是6個月，申請人可以要求延期，最多有5次延期機會。

需注意：1（a）和1（b）申請基礎(chǔ)不能同時存在同一商標申請指定的相同商品或服務(wù)上。

-44（e）他國注冊：針對已經(jīng)獲得了他國注冊的商標。申請人需在美國商標注冊前提交他國商標注冊證。需注意，在美國申請商標須同國內(nèi)注冊商標保持一致，商品或服務(wù)范圍不能超過國內(nèi)注冊范圍。44（e）接受一個申請中同時基于多個國內(nèi)注冊。選擇44（e）為申請基礎(chǔ)時，需確保國內(nèi)商標可以成功注冊。

基于44條和66條申請基礎(chǔ)的商標申請，申請階段申請人需要聲明在美國有真實使用的意圖，但不需要提交使用證據(jù)，商標在審查后即可獲準注冊。根據(jù)美國現(xiàn)代商標法案的規(guī)定，因為注冊階段無需提交在美國的商標使用證據(jù)，基于44條和66條申請基礎(chǔ)注冊的商標注冊滿3年后有比較高的被提起不使用撤銷的風(fēng)險。相反的，如果是基于1（a）或1（b）的商標，因為獲準注冊前已經(jīng)提交過使用證據(jù)，理論上被第三方主動撤銷的幾率相對較小。

在美國商標申請過程中、注冊后維護、續(xù)展前均需要提交使用聲明及證據(jù)，證明注冊商標的持續(xù)、真實的使用。沒有提交或提交使用聲明及證據(jù)不能被接受，都會影響商標的有效存續(xù)。

對于使用證據(jù)，美國的商標審查手冊（TMEP）規(guī)定，每類至少提交一份證據(jù)，但審查員可要求提供額外證據(jù)。實踐表明，USPTO對證據(jù)的審查日趨嚴格，申請人應(yīng)盡量在可行的情況下主動多而全地提供使用證據(jù)。因此，申請人需根據(jù)品牌的實際使用情況及商業(yè)擴展計劃，合理規(guī)劃在美國的商標布局，按需申請，切忌盲目“商標先行”。

同時需要注意，在商標注冊后第5-6年、10年的使用證據(jù)提交時，雖然理論上無需提交在每個商品、服務(wù)上的使用證據(jù)，但注冊人需聲明注冊商標是被實際使用在全部商品、服務(wù)上的。USPTO有針對注冊商標使用證據(jù)的隨機抽查制度，核查使用證據(jù)。一般而言，指定的類別多、商品項多的注冊被抽查的幾率比較大。因此，申請人可以考慮盡量在多項指定商品上主動提交使用證據(jù)，降低被抽查的可能性。

請復(fù)制鏈接到瀏覽器查看USPTO：https://www.uspto.gov/trademarks/laws/specimen-refusal-and-how-overcome-refusal

請復(fù)制鏈接到瀏覽器查看TMEP：https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current

如需了解商標注冊的詳細指南，復(fù)制下方鏈接到瀏覽器打開，觀看崔律師講解各國商標注冊的直播回放：【品牌養(yǎng)成局】品牌啟動指南02:品牌出海第一步：商標注冊與亞馬遜品牌注冊

（https://ma.globalsellingcommunity.cn/app/meetings/MeetingPc/Detail?pf_uid=23802_1984&id=59301&source=2&pf_type=3&channel_id=22778&channel_name=Email_Individual&tag_id=778aad80c8dfe6e2）

美國商標申請必須委托律師嗎？

是的，自2019年8月3日起，外國企業(yè)或個人在美國提交商標注冊申請，必須委托美國執(zhí)業(yè)律師代理Requirement of USPTO

（詳情請復(fù)制鏈接到瀏覽器查看：https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants）

-提供專業(yè)、準確的法律意見

-進行商標查詢

-商標維護、維權(quán)

-處理USPTO下發(fā)的通知、駁回等

-必須是美國執(zhí)業(yè)律師

-必須直接代理申請人

-必須實際處理商標業(yè)務(wù)

-不具備律師資格

-有償使用其他律師姓名、執(zhí)業(yè)信息、簽名等

-違規(guī)盜取其他律師姓名、執(zhí)業(yè)信息、簽名等

美國律師提供服務(wù)，應(yīng)是美國有效登記的執(zhí)業(yè)律師、直接基于申請人的指示、實際處理申請人的商標申請事務(wù)、提供法律服務(wù)。

如何識別違規(guī)代理?

對于美國商標申請，美國律師是申請過程中的重要一環(huán)。美國商標申請須確保申請過程合理合規(guī)，避免違規(guī)代理。實踐中，比較常見的違規(guī)代理的行為包括：

-不具有律師資格的情況下提供在美國的商標申請服務(wù)

-有償使用其他律師姓名、執(zhí)業(yè)信息、簽名等，但這些律師并不實際提供商標申請服務(wù)

-違規(guī)盜取其他律師姓名、執(zhí)業(yè)信息、簽名等并在向美國專利商標局提交的商標申請中提供了虛假或虛構(gòu)的信息

-申請過程中制作并提交了虛假的使用證據(jù)

-申請人可從如下兩方面甄別是否有潛在違規(guī)代理行為。

-僅僅要求申請人填寫問卷或者類似問卷的文件，并以此為基礎(chǔ)提交商標申請

-僅僅通過郵件聯(lián)系申請人

-將代理公司（而非執(zhí)業(yè)律師）作為申請人的代表來提交商標申請

-“雖然我們沒有律師，但我們有代理人/專家可以提供法律建議并代為處理USPTO的相關(guān)事宜?！?/p>

-“除非我們代你向USPTO提交申請，否則無法獲得商標權(quán)?！?/p>

-“我們獲得了USPTO的批準，并與他們存在合作關(guān)系，我們可以加快你的商標申請審查速度?！?/p>

-“你必須支付USPTO的賬單或者立即支付續(xù)展費用，否則商標將被撤銷?！?/p>

使用違規(guī)代理的后果？

商標代理律師的法律意見會直接影響企業(yè)商標獲得注冊、注冊后的維護和知識產(chǎn)權(quán)決策。如申請人委托不具有美國執(zhí)業(yè)律師資格的“代理”或者委托了被USPTO處罰的代理，不僅直接影響企業(yè)商標的申請過程、已經(jīng)注冊商標的有效性和穩(wěn)定性，同時會在商業(yè)層面上影響企業(yè)的商務(wù)運營、品牌聲譽和價值。

-申請中的商標無法獲得注冊，嚴重影響到企業(yè)的商業(yè)布局進度

-延長商標申請或者商標注冊維護所需的時間

-商標注冊的有效性不穩(wěn)定

-注冊商標被撤銷、無效。后期維護也會受阻，如，提交的證據(jù)文件等不被接受、考慮

-禁止代理向USPTO遞交任何文件

-USPTO不予考慮代理提交的全部或者部分文件、信息

-商標檔案中留有商標代理的違規(guī)、受到處罰的情況記錄。商標申請或注冊商標會因該處罰記錄更易受到他人的有效性打擊。

之前的注冊商標沒有代理律師怎么辦？

2019年前已經(jīng)注冊的商標，商標注冊仍然有效，但應(yīng)盡快委托律師代理，以及時處理商標后續(xù)流程，如續(xù)展、提交使用證據(jù)等。

通過購買取得商標，需要注意些什么？

商標轉(zhuǎn)讓屬于法律程序，建議聘請美國律師提供專業(yè)的法律支持。

購買商標前須進行詳細的盡職調(diào)查，避免購買無效的商標、不以使用為目的的商標（專門注冊來二次銷售的）、通過欺騙手段或違反USPTO規(guī)定而獲得注冊的商標以及存在其他可能被USPTO處罰情況的商標。

商標可以因為多種原因無效，如果購買了無效商標，很可能沒有獲得此商標的任何權(quán)益。

美國商標轉(zhuǎn)讓過程中特別的一點是要求轉(zhuǎn)讓商標時商譽要一并轉(zhuǎn)讓，商標承載的商譽必須和商標一并轉(zhuǎn)讓應(yīng)該考慮兩個要素，即，商標是否承載商譽及商譽是否一并轉(zhuǎn)讓。

在購買商標前，進行廣泛的商標檢索及盡職調(diào)查十分重要且必要。如下為購買商標調(diào)查的因素：

-商標是否使用？

-商標申請是否存在違規(guī)行為？

-是否侵犯他人權(quán)益？

-代理人是否有處罰記錄？

-商業(yè)考慮，商標本身注冊性？

遵循以上，進行充分的盡職調(diào)查，依靠專業(yè)的律師團隊，確保企業(yè)商標購買過程順利并充分維護企業(yè)的品牌資產(chǎn)。

我們再次強調(diào)，有效的美國商標必須由持有美國律師執(zhí)照的律師擔任直接代理人并實際準備并向美國專利商標局提交申請材料。在選擇美國律師時應(yīng)注意以下幾點：

-選擇具有美國律師執(zhí)業(yè)資格的專業(yè)律師、核實律師身份Hiring a U.S.-licensed attorney|USPTO

（詳情請復(fù)制鏈接到瀏覽器打開：https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney）

-注意鑒別虛假宣傳、釣魚郵件

-勿過度追求低價代理

-查看律師是否有處罰（sanction）記錄TM Decisions-Expungements（uspto.gov）

（詳情請復(fù)制鏈接到瀏覽器打開：https://developer.uspto.gov/tm-decisions/search/expungement）

step1:

復(fù)制下方鏈接到瀏覽器，登錄IPA網(wǎng)站

（https://brandservices.amazon.com/ipaccelerator?lang=zh-CN）

step2:

點擊“立即開始”跳轉(zhuǎn)至IPA項目下的律所列表

step3:

在提供語言選項下，勾選“中文”選項，您將看到目前IPA項目中可以提供中文服務(wù)的八家律所。其中AnJie Broad Law Firm和Gen Law Firm，擁有位于中國的辦公室，以更好地為中國賣家提供無時差服務(wù)。

或者，您也可直接訪問賣家平臺中“服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)”下的IPA頁面，查看該項目下的律所列表。

請復(fù)制下方鏈接到瀏覽器查看：

https://sellercentral.amazon.com/gspn/searchpage/IP%20Accelerator?ref_=ABR_IPA_GS&sellFrom=US&sellIn=US&localeSelection=en_US&initialSessionID=137-3848573-3671706&ld=ASXXABRDirect

注意：要訪問賣家平臺，您需要一個賣家平臺賬戶。可復(fù)制下方鏈接到瀏覽器創(chuàng)建

https://sellercentral.amazon.com/?initialSessionID=137-3848573-3671706&ld=ASXXABRDirect

如果您沒有亞馬遜賣家平臺賬戶并且想要與IPA律師事務(wù)所合作，可復(fù)制下方鏈接到瀏覽器聯(lián)系相關(guān)律所：

https://sellercentral.amazon.com/gspn/searchpage/IP%20Accelerator?ref_=ABRIPAGS&sellFrom=US&sellIn=US&localeSelection=en_US&initialSessionID=131-5400548-9396230&ld=ELCNAGS-issues.amazon.com_ASCNAGSBRANDPRTB

合法品牌所有者必須通過符合美國專利商標局要求的美國執(zhí)業(yè)律師提交商標申請。合法的品牌所有者應(yīng)保持警惕，識別并避免使用非法代理商和非美國執(zhí)業(yè)律師的服務(wù)商。自2019年8月起，所有居住在海外注冊的商標申請人在美國專利商標局必須由在美國獲得執(zhí)業(yè)資格的律師為其代理。該美國執(zhí)業(yè)律師必須是信譽良好的活躍成員，并且需要親自直接提供商標法律服務(wù)。若不遵守美國專利商標局的要求，您的商標申請可能無法獲得注冊、已經(jīng)注冊的商標可能會被宣布無效。對于代表您的美國商標申請的任何律師事務(wù)所，請務(wù)必要求確認與您合作的任何美國律師遵守美國專利商標局的商標申請規(guī)定。

亞馬遜遵循美國專利商標局對商標有效性的認定。亞馬遜鼓勵賣家直接與美國執(zhí)業(yè)商標律師（無論地理位置如何）合作，在商標申請注冊過程中得到充分、合規(guī)的法律支持。您可以自行評估和選擇其他符合USPTO規(guī)定的方案，您也可以通過亞馬遜IPA項目（https://brandservices.amazon.com/ipaccelerator?lang=zh-CN）與亞馬遜甄選的律師事務(wù)所建立聯(lián)系（其中包括一些在本地服務(wù)于中國賣家的律師事務(wù)所）。